浅析商标恶意侵权的“攻防之道“

徐丹

徐丹律师是达沃合伙人, 负责知识产权部门。她为商标、版权、专利、不正当竞争及知识产权策略相关业务提供咨询。同时, 她也专注于商法领域(经销和特许经营)相关业务, 以及广告法、以及网络与电子商 务法、数据与隐私法相关业务。

浅析商标恶意侵权的“攻防之道“

案情简介

之前,很多外国公司在中国开展业务前,并不会想到在中国注册商标,这给一些心怀不轨的人带来了可乘之机。他们滥用商标注册“在先申请”原则,抢先在中国注册外国公司的商标,并通过这一方式企图给外国公司在中国注册或使用商标造成阻碍,以期获得不正当利益。

本案中,我们代理的客户是一家总部位于法国并从事过滤和电渗析设备的全球领先制造商。该公司自21世纪初就在中国开展相关业务。然而,客户最初在中国开展业务时并未注册其商标。客户的品牌和标识也随之遭到抢注。只是在本案中,商标抢注者“变本加厉”,一纸诉状将客户告上法庭,主张我方客户侵害其注册商标专用权并要求客户承担赔偿责任。

构建攻防之道

1. 定位在先使用证据

本案的一大挑战在于原告早在2005年就抢注了涉案商标,距离客户在中国首次使用该商标只有一年之隔。

通过达沃与客户的紧密合作,我们最终得以在涉及不同中国公司的诸多形式发票、订单和合同中找到了足以证明客户在先使用涉案商标的证据。同时,这些证据也充分证明,通过我方客户的在先使用,涉案商标已在原告商标申请日之前与客户产生了对应关系,并成为该领域具有一定影响的标识。

2. 阐释商标背后深意

与此同时,我们从涉案商标的颜色选取、字母组合及商标和客户业务之间的联系等多个方面向法官清楚地阐释了商标背后的含义。而原告却多次拒绝法官就其对涉案商标的设计理念作出解释的要求。

3. 凸显原告主观恶意

此外,我们还发现原告曾抢注和囤积90多个涵盖金融、法律、物流等不同行业领域的外国公司商标并向法院提交了相应证据。其中,部分商标的真正“权利人”已通过商标行政诉讼程序成功无效或撤销原告囤积的商标。在这些判决中,法院认定原告并未充分举证证明其实际使用过任何其注册的商标。

诚实信用至关重要

法官在本案判决中强调,商标注册和使用应遵循诚实信用原则,而原告却从未举证证明其曾在注册后使用过涉案商标。原告在多个类别注册大量商标的行为也远远超过了其实际使用的需求。有鉴于此,法院认定原告注册涉案商标的行为不具有正当性。因此,其基于涉案商标专用权提起的侵权诉讼也不具有正当性并违背了诚实信用原则。法院因此做出判决,驳回了原告的全部诉讼请求。

恶意诉讼终有代价

在2021年6月发布的《最高人民法院关于知识产权侵诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》(“《批复》”)中,最高人民法院明确指出,在知识产权侵权诉讼中,如果被告能证明原告的起诉构成滥用权利并损害其合法权益的,被告可依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支。实践中,被告可以通过另行起诉或反诉的方式提出上述主张。

小结
被抢注商标的当事人默默承受不利后果或对抢注人的霸凌行为“买单”的时代已经成为过去。如果您在中国的业务受到商标抢注者的阻碍(即使它是在多年前注册的),现在是时候行动起来维护自己的合法权益了。

达沃律师事务所已经成功地帮助不同客户在民事诉讼和行政程序中解决商标抢注问题。如果您对这个话题感兴趣或您需要任何相关的服务,请随时与我们联系。

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